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26 기술사업화 Q.기술수요 기업이 라이센스를 받는 이유와 특허라이센스 계약시 체크 리스트는? 2014.03.01 2014.03.01
A. 

o 영업기회의 효율적 확대 및 신속한 시장진입

o 새로운 제품군 확보 및 불확실성 배제

o 연구개발에 소요되는 시간과 돈 절약

o 급속히 발전하는 분야의 최신기술 확보

o 라이센서의 미래 개량기술 확보

o 현재 및 미래의 법적 분쟁 해결 수단으로 라이센스를 받으며,

 

특허라이센스 계약시 체크리스트는

1. 전문:계약당사자 명칭 / 계약목적의 개용 표시

2. 정의:대상기술 상세히 정의 (특허)- 대상특허 국가명과 특허번호

3. 라이센스 대상: 라이센스 형태 / 실시허락의 제한, 범위-전용실시권인지 통상실시권인지 명시

4. 제한조항: 경합 또는 유사제품 기술 사용의 제한/ 라이센시 판매 관련 최선 노력의무 - 통상실시권의경우, 독점 금지법과의 관계

5. 기술료의 지불계약: 일시금 / 기술료 계산방법 / 실시료의 지불방법 / 증설,확장,신제품의 경우 추가 요금 필요성 / 회계감사- 회계 감사권은 라이센시에 대한 견제작용이 있으므로 라이센서에게 필요한 조항

7. 기술이전 및 정보제공기술이전과 기술 정보 등

8. 비밀유지: 비밀정보 정의 / 특정 / 비밀유지 의무 목적 외 사용금지 /비밀서류 관리 개량정보의 교환 및 상호비밀유지 의무 필요

9. 특허침해: 제3자 특허침해 / 특허권 침해의 배제와 구제 라이센스 계약 체결일 이후의 특허

10. 개량기술 취급: 허락 특허 및/또는 노하우의 개량- 공정 거래 위원회의 가이드라인 체크 필요

11. 라이센스 계약 발효:계약 발효일 / 정부인가를 취득할 수 없는 경우 조치-계약해지권, 중단 등의 조치 규정

12. 계약기간/ 계약해제계약기간 / 라이센시 의무 위반, 실시 태만 계약해제 규정 / 상대방 도산에 대한 해지권- 라이센서 도산, 파산의 경우 라이센서 기득권 확보 조치 필요

13. 기타양도 / 불가항력 / 분쟁의 해결 / 계약 해석, 변경 / 최혜국 대우 / 쌍방연락처 명기, 통신수단

14. 서명: 계약 당사자 서면 권한자 직위, 성명-체결지법과 관계주의



25 기술사업화 Q.기술가치평가의 종류는? 2014.03.01 2014.03.01
A. 

기술가치를 금액으로 환산하여 평가하는데 일반적으로 사용되는 방법은 수익접근법(Income approach), 시장접근법(Market approach)과 비용접근법(Cost approach) 등 세 가지로 구분될 수 있고, 최근에는 실물옵션접근법(Real option approach), 25% Rule 등 새로운 방법에 대한 관심이 높아지고있다. 일반적으로 기술가치를 평가하는데 있어 어느 특정한 방법만으로는 객관적이고 공정한 금액으로 산출할 수 없기 때문에 여러 가지 방법을 동시에 병행하는 것이 바람직할 것이다.

 

기술가치평가의 유형을 크게 비용접근법, 시장접근법, 수익접근법으로 나눌 수 있습니다.

 

▣ 비용접근법 비용접근법(cost approach)은 기술도입자가 해당기술을 개발하는 데 소요되는 비용을 추산하여 기술가치로 환산하여야 하는데 통상 기술보유자가 개발에 소요된 비용을 현재시점에서 환산하여 기술의 가치로 보고 있습니다. 대학 등 공공연구기관에서 쉽게 적용할 수 있으며, 정부출연연구개발사업의 경우 정부 출연금을 기술료 적용기준으로 삼고 있는 경우가 많습니다. 정보통신연구개발사업의 경우 착수기본료를 정부출연금의 10% 이내에서 적용하도록 가이드라인을 제공하고 있는가 하면 산업기술개발사업의 경우에는 대기업의 경우 정부출연금의 40%(중소기업의 경우 20%)를 정액기술료로 납부하도록 규정하고 있습니다. 기술료를 정부출연금까지 또는 그 이상을 징수하도록 최저기술료(Minimum Royalty)를 적용하는 것 또한 비용접근법에서 유래되었다 할 것입니다.

 

▣ 시장접근법시장접근법(market approach)은 해당기술과 유사한 기술이 이전된 사례를 조사하여 평가의 대상으로 하는 기술의 가치를 비교하여 산정하는 방법입니다. 이 방법은 유사 기술이전 사례를 찾아서 적용하는 방법이지만 실제 사례를 찾기도 어려울 뿐만 아니라 기술료 조건을 공개하지 못하도록 비밀유지의무가 있어 현실적으로는 적용하기 어렵다 할 것입니다. 다만 이전대상기술이 현재 시장에서 어느 정도에 팔리고 있는지를 검증하는 방식으로 대학에서 자체적으로 비용접근법 등을 적용하여 평가한 기본금액을 제시하고 공개경쟁입찰방식에 의해 최고가를 제시한 기업에게 실시권을 허여하는 방식이 있습니다. 이때 기업은 기본금액이 높으면 입찰에 참가하지 않아 유찰되게 될 것이며, 자체적으로 평가한 금액이 적정하지 못하다는 것을 반증하게 될 것 입니다.

 

▣ 수익접근법 수익접근법(income approach)은 기술도입자가 해당 기술을 사업화하여 얻을 수 있는 미래의 총 소득흐름 중 기술이 기여한 부분에 대한 소득을 현재가치로 환산하여 그 기술의 가치를 산정하는 방법입니다. 수익접근법에 의한 기술가치평가를 하기 위해서는 매출액 추정, 재무제표 작성, Free Cash Flow작성, 기술수명 추정, 기술기여도 측정, 사업 위험도 측정, 할인율 측정, 성장률 추정, 고정자산에 대한 투자비 및 잔여가치 추정, 기술가치 계산 등의 순서로 진행됩니다. 수익접근법은 무형자산의 소유권으로부터 획득되는 어떤 수익의 흐름을 기대하고, 미래수익의 흐름은 미래의 수익발생에 영향을 줄 수 있는 모든 위험요소에 대한 사전 분석 후에 순 현재가치로 환산해야 됩니다. 이 방법이 기술평가 전문기관에서 활용하는 일반적인 기술가치 평가기법이라 할 수 있습니다. 그러나 이 방법도 기술기여도 등 평가자의 주관적인 판단이 많이 개입된다는 것과 이전받을 기업의 영업비밀에 속하는 재무제표 및 예상매출액 등의 경영자료가 있어야 평가가 가능하다는 단점이 있습니다.

 

위와 같은 사항 때문에 기술가치평가가 곤란하거나 모르실 경우에는 25% 룰이나 해당 기술분야의 평균 경상기술료(Running Royalty) 요율을 적용하여 이전기업의 예상 매출액을 추정하여 기술가치를 평가하실 수도 있습니다.

24 기술사업화 Q.기술평가의 종류에는? 2014.03.01 2014.03.01
A. 

특허기술의 등급평가는 권리성과 이전가능성을 평가하여 S, A, B, C급으로 구분하고 S등급은 PCT 출원, A등급은 시장규모에 따라 국제특허 출원, B등급은 국내출원, C등급은 출원 포기 등급 등으로 분류하여 전략적 특허출원을 할 수 있으며, 특허의 유지 및 포기 기준으로 활용할 수도 있습니다. 특허기술을 등급평가하여 유지 포기를 결정할 때 C등급이라고 하여 무조건 포기 할 것이 아니라 발명자에게 해당 특허를 활용할 수 있는 기업을 3개를 추천 받아 활용가능성 여부를 상담해보고 관심이 어느 정도 있는지에 따라 포기 여부를 결정하면 도움이 됩니다.

 

기술등급평가는 기술의 사업화 가능성을 등급으로 표시하는 것으로써 평점법, 비교평가법, 전문가 심사법, 델파이법 등 많은 기법이 활용되고 있으며, 기술성과 시장성 요인을 평가 항목으로 구분한 모델을 가지고 평가하는 것이 일반적입니다.

 

특허기술의 기술성 평가는 기술의 완성도(1년 이내 상용화 가능성), 추가기술개발의 여부, 기술의 차별성, 핵심기술 또는 주변기술, 보유기술의 독창성(3년 이내에 대체기술 출현이 어려움), 기술의 수명주기, 기술의 활용성, 기술의 파급효과, 제품시장의 규모 등을 평가항목으로 설정하여 평가할 수 있습니다.

 

기술의 사업성 평가는 기술적 요인과 시장성 요인을 포함하여 평가하되, 기술적 요인으로는 해당기술의 기술적 우수성, 기술완성도, 기술수명주기, 독창성, 사업화 가능성, 기술표준, 특허 클레임의 강도, 기술의 제품기여도, 다른 특허 침해가능성 등을 세부평가 항목으로 설정하고 있으며, 시장성 요인으로는 해당기술의 산업(상품) 응용가능성, 시장규모, 시장진출 가능성, 대체상품의 출현 가능성, 경쟁기술에 대한 우위성 등을 세부평가 항목으로 설정하고 있습니다.

 

특허의 권리성 평가는 평가대상기술의 특허동향분석, 관련 선행특허기술과의 비교분석 및 경쟁기술특허와의 비교분석을 통해 권리의 안정성(무효화 가능성), 모방의 용이성, 권리범위와 강도, 핵심특허여부, 권리확보로 인한 이익(로열티) 창출 가능성 요인을 평가 항목으로 설정하여 평가하면 됩니다.

 

이와 함께『발명진흥법』(제21조)에 따르면 기술평가란 기술의 사업화 타당성을 의견, 등급, 점수 또는 금액으로 나타내는 것으로 정의하고 있습니다. 아울러『기술이전촉진법』(제34조) 역시 기술평가를 기술의 사업화 등을 통하여 발생할 수 있는 기술의 경제적 가치를 가액, 등급, 점수 등으로 표현하는 것으로 규정하고 있습니다. 과거에는 기술평가를 기술성 평가 개념에 한정하여 평가 대상 기술의 성능분석, 경쟁기술과의 비교 등을 통한 기술의 우수성을 평가하는 데 주안점을 두었습니다. 그러나 최근에는 기술의 활용을 통한 성과창출이 중요하기 때문에 기술평가의 개념이 기술성 평가 뿐 만아니라 권리성, 시장성, 사업역량 등과 같은 사업성 항목까지 포괄하고 있습니다. 따라서 각 대학 TLO는 상황에 맞게 기술평가 용어를 사용하면 도움이 될 것입니다.

23 기술사업화 Q.기술이전 발명자 보상금으로 받은 소득은 비과세? 2014.03.01 2014.03.01
A. 

초창기 직무발명에 대한 보상금으로 발명자가 받게 되는 기타소득이 비과세냐 아니냐의 문제부터 등록특허와 등록특허 이외의 기술이전인 경우에 대한 과세의 차이, 산학협력단이 설립된 이후에는 교수가 산학협력단의 종업원이냐 아니냐 등 세금 문제는 계속 대두되어 왔습니다.

 

[『소득세법』: 제12조 (비과세 소득)]

제12조 (비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대하여는 소득세를 과세하지 아니한다. 5. 기타소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득 라. 종업원의 직무와 관련된 우수발명으로서 대통령령으로 정하는 것에 대하여 지급되는 다음의 보상금 ① 종업원이『발명진흥법』제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금 ② 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된『산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률』에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

 

[『소득세법 시행령』: 제18조 (비과세되는 기타소득의 범위)]

제18조 (비과세되는 기타소득의 범위) ②법 제12조제5호 라목에서 “대통령령으로 정하는 것”이란『발명진흥법』에 따른 직무발명을 말한다.

 

『소득세법』과 그『시행령』에서 비과세되는 기타소득의 종류에『발명진흥법』에 따른 직무발명 중 종업원의 우수발명에 대한 보상금은 비과세라고 되어 있으며, 산학협력단이 이와 관련하여 교직원에게 지급하는 보상금 또한 비과세라고 명시하였습니다.『발명진흥법』은 발명의 종류에 특허, 실용신안, 디자인으로 한정하고 있습니다. 따라서 산학협력단이 교직원의 특허, 실용신안, 디자인의 직무발명에 대해 지급하는 보상금은 비과세라 할 수 있습니다.



22 기술사업화 Q.기술료의 종류에는 어떤 것들이 있나요? 2014.03.01 2014.03.01
A. 

기술료의 종류는 여러 문헌에서 알 수 있듯이 정액기술료, 경상기술료, 고정기술료, 선급기술료, 최대기술료, 최저기술료, 일괄기술료, 완불기술료, 대물기술료 등 여러 단어들이 사용되고 있지만 실제 계약에 의해 지불되는 기준과 방법에 따라 몇 가지로 정리될 수 있습니다.

 

일단 크게 정액기술료(고정기술료 - Fixed Payment)와 경상기술료(Running Royalty)로 나눌 수 있습니다. 정액기술료는 계약기술이 판매와 직결되지 않는 경우에 해당하는 것으로서, 계약제품의 판매액 등과 관계없이 기술에 대한 대가를 정액(고정금액)으로 지급하는 것이며, 경상기술료는 계약기술이 판매와 직결된 경우에 정해진 산정기준에 의하여 매출액 또는 순이익에 일정률을 곱하여 산출된 금액을 정기적으로 지불하는 것으로 정의할 수 있습니다.

 

지급되는 시기와 형태를 고려하여 선급기술료, 최저기술료, 최대기술료, 일괄기술료로 구분하기도 합니다. 선급기술료(Initial Payment)는 계약기간 중 발생이 예상되는 기술료에 관하여 일부 또는 전부를 계약 발효와 동시에 또는 계약에서 정하는 지불기간의 초기에 지불하는 것이고, 일괄기술료는 계약기간 전체의 기술료를 총액으로 미리 결정하는 방식의 기술료입니다. 대학에서 가장 많이 발생하는 형태는 정액기술료를 일괄기술료의 형태로 선급으로 전부 징수하는 경우라 할 수 있습니다.

 

최저기술료(Minimum Royalty)는 각각 수요자와 공급자의 요구조건과 경상기술료의 범위와 관련이 있습니다. 계약기간의 전 기간 또는 소정의 기간에 대하여 지불되어야 할 기술료의 최저금액을 미리 정하는 것입니다.

 

최근 바이오 분야 기술이전 시에 마일스톤 방식을 많이 사용하고 있습니다. 이는 기술이전료를 기술개발단계별로 지급하는 방식이라 할 수 있습니다. 바이오 분야에서는 전임상, 임상, 허가신청, 제품생산 등 기술의 개발단계를 용이하게 구별할 수 있습니다. 또한 기술의 사업화 및 시장가치는 동일한 기술이라 할지라도 기술개발 단계별로 크게 달라지는 이유도 마일스톤 방식을 사용하는 중요한 까닭입니다.

21 기술사업화 Q.기술이전은 어떤 단계로 이루어지나요? 2014.03.01 2014.03.01
A. 

▣ 기술이전 목적 검토 기술공급자나 기술도입자의 입장에서 해당기술을 어떤 목적으로 이전하거나 이전 받으려고 하는지에 대한 검토가 선행되어야 합니다. 도입자의 입장에서는 기업의 경쟁력 제고를 위해 신기술을 도입하거나 부족한 기술을 보완하기 위해 외부로부터 기술을 이전 받는 것이 보통입니다. 기술공급자는 해당기술을 자체적으로 사용하여 제품을 생산, 판매하는 것보다는 기술을 외부에 이전하고 기술료를 받는 것이 훨씬 안전하고 이익을 극대화하는 경우라고 판단하거나 협력관계 유지를 목적으로 기술이전을 추진하기도 합니다. 대학의 입장에서는 상당수 교수들이 연구결과를 바탕으로 사업화를 추진하고 있으나 과거 대부분의 기술은 자체 사업화가 힘든 실정이거나, 단순 연구결과에 머무를 수 있는 기술도 있습니다. 따라서 TLO 입장에서는 해당기술을 이전하기 전에 기술의 내용과 권리범위, 개발배경 등을 사전에 파악하여 두는 것이 기술이전 결정에 꼭 필요한 사항이라 할 수 있습니다.

 

▣ 기술이전 전략 수립기술이전 하고자 하는 의사결정이 이루어졌다면, 해당기술을 어떻게 잘 포장하고, 어떤 형태를 빌어 기술이전을 추진할 것인가에 대한 전략을 수립하여야 합니다. 기술이전의 상대방을 어느 곳에 초점을 맞추는가 하는 문제는 이 단계에서 정리해야 합니다. 최소한 기술 도입자의 기술력, 사업화 능력이 어느 정도인지에 대해 파악할 필요가 있습니다. 또한 기술의 특성에 따라 대기업에 전용실시권을 부여하는 전략으로 진행할 지 아니면 다수의 기업에게 통상실시권을 부여하는 전략으로 갈 지 결정해야 합니다.

 

▣ 기술수요자 탐색(마케팅)대략적인 기술이전의 요구조건이 결정되면 기술도입자를 결정하기 위한 판매활동에 착수하게 됩니다. 인터넷, 유관기관, 정부기관 등을 활용하거나 자체적인 기술전시회, 설명회, 상담회의 개최, 또는 외부기관과의 공동 마케팅 활동 등을 수행할 수 있습니다. 기술수요자를 탐색하는 방법은 다양한 종류가 있으므로각 대학의 상황과 현실에 맞게 독특한 마케팅 방법을 개발하는 것도 TLO의 역량입니다.

 

▣ 기술이전 조건 협상기술이전 상대방이 결정되면 계약서에서 다루어야 할 주요 조건과 부수적인 조건에 대하여 상호 협상에 들어가게 됩니다. 주요 조건을 우선적으로 협상하고, 쉽게 접근할 수 있는 사항부터 합의를 도출하는 것이 바람직합니다. TLO의 입장에서는 기술료와 연계하여 거래조건의 양보 여부를 결정하는 것이 바람직합니다. 즉 기술료와 그 외 거래조건들을 연계하여 조정하는 협상력을 키워나가는 것이 중요합니다.

 

▣ 기술이전 계약체결 협상이 완료되면 양 당사자 간 서명 날인함으로써 기술이전 계약이 성립됩니다. 계약체결에 있어 계약 당사자가 법적인 행위능력과 권리능력이 있는지 등을 파악해야 합니다.

 

▣ 기술이전 조건 이행 계약이 성립되면 계약서의 조건을 순차적으로 이행하게 됩니다. 기술공급자는 기술을 이전하기 위한 관련 서류의 제공, 권리이전 진행 협조, 기술지도의 의무를 이행합니다. 기술도입자는 기술료를 지급하고 계약서 상의 조건 등을 이행하면 됩니다.


▣ 기술이전 사후관리 계약 이후 계약조건이 성실하게 이행되는지 관리하는 단계입니다. 계약이 정상적으로 이행되는 경우 계약종결이 원만히 될 수 있도록 하는 사후관리가 대부분을 차지할 것입니다. 하지만 계약이 정상적으로 이행되지 않는 경우에는 계약이행의 촉구, 채무의 변제, 계약의 해지 등 일련의 법적 수단이 동원되는 사후관리 절차에 착수하게 됩니다.

 

각종 기술 설명회 및 상담회에서 많은 대학들이 이제는 비밀유지계약서를 사전에 준비하여 행사장에 비치·사용하고 있습니다. 기술이전 협상 시 본인도 모르게 공개하는 기술정보가 엄청난 손실을 초래할 수 있다는 경각심이 일깨워 준 좋은 습관이기도 합니다.

 

[비밀유지계약서의 주요내용]

◎ 각서의 수령인 ◎ 비밀유지의 주체(대표자, 임직원, 주주 등) ◎ 비밀유지의 대상이 되는 기술의 범위 ◎ 향후 제공 기술정보의 사용금지 확약 ◎ 비밀유지 불이행의 손해배상 책임

 

기업 측에서는 비밀유지계약서를 쉽게 작성해주지 않습니다. 일단 기술의 대략적인 내용을 보고 판단하자고 합니다. 하지만 비밀유지계약은 혹시나 하는 위험에 대비하여 일상생활에 필요한 보험과도 같은 존재입니다. 개인의 위험을 최소화하기 위하여 보험에 가입하는 것처럼, 기술유출에 대한 보험, 비밀유지 계약을 챙겨두는 센스가 필요합니다. 또한 비밀유지계약을 체결하였다고 하여 기술정보를 무조건 제공하여서는 안 되며, 핵심아이디어 및 중요기술이 노출되지 않도록 주의가 필요합니다. 특허에 있어서는 공개되기 이전에 특허명세서를 보여줄 경우, 기술이전은 이루어지지 않고 아이디어만 제공하는 결과를 초래할 수 있습니다.

 

이렇듯 비밀유지계약을 위해서는 까다로운 조항들이 많습니다. 최종 목적인 기술이전계약의 성사 가능성을 항상 염두에 두되, 중간과정에서의 혹시 모를 기술유출 위험에 대비하는 것은 TLO가 해야 할 또 하나의 기본업무입니다.

20 기술사업화 Q.기술이전의 대상은 무엇인가요? 2014.03.01 2014.03.01
A. 

우리나라의『기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률』제 2조에서의 정의는 ‘특허법 등 관련 법률에 의하여 등록된 특허, 실용신안, 디자인, 반도체 배치설계, 기술이 집적된 자본재, 소프트웨어 등 지적재산인 기술 및 디자인, 기술정보 등 기타의 기술이 양도, 실시권, 허여 기술지도 등의 방법을 통하여 기술보유자로부터 그 외의 자에게 이전되는 것을 말한다’라고 규정되어 있습니다.

 

대학에서의 기술이전 대상은 지식재산권의 정의로 되어 있는 산업재산권(특허, 실용신안, 상표, 의장), 저작권, 신지식재산권을 포함하는 인간의 정신적 창작물이나, 창작된 방법에 대해 인정하는 독점적 권리인 무체재산권과 신지식재산인 컴퓨터 프로그램, 데이터베이스, 반도체집직회로배치설계, 생명과학, 인공지능 등이 대상이 될 수 있습니다.

 

일반적으로 기술이 이전될 수 있는 경로와 방법은 기술인력 교류, 기술서적 및 문서의 배포, 세미나 및 심포지엄개최, 기술박람회, 생산설비의 이동 등이 있으며, 상호관계는 라이선스 계약관계, 공동 연구관계, 위탁 연구관계, M&A, Joint Venture, 전략적 제휴 및 투자, 컨설팅, 대리점 또는 서비스점 관계 등이 있습니다.

 

이러한 개념적 정의와는 별도로 TLO에서 기술이전 대상을 관리하기 위하여서는 특허권, 실용신안, 상표, 디자인은 반드시 그 대상이 되고, 연구노하우, 논문, 연구중간성과물, 화합물, 미생물, 분자구조, 프로그램, 결과보고서, 연구인력, 연구장비 등이 추가적 대상이 될 수 있습니다.

19 기술사업화 Q.특허침해의 유형은? 2014.03.01 2014.03.01
A. 

특허침해란 정당한 권원이 없는 자가 특허발명을 업으로서 실시하는 행위를 의미하며, 침해행위의 어떠한 면을 중심으로 보는가에 따라 다양한 유형으로 분류할 수 있으나, 일반적으로는 직접침해와 간접침해로 구분됩니다.

 

▣ 직접침해 직접침해란 침해자의 침해행위가 등록된 특허의 특허 청구범위의 기재로부터 특정되는 발명을 그대로 포함하고 있는 경우를 의미합니다. 직접침해의 경우 침해자에 대해 민·형사상의 조치(침해금지 가처분, 침해금지청구, 침해행위에 대한 손해배상청구, 침해죄 고소 등)를 취할 수 있습니다.

 

▣ 간접침해 간접침해란 침해자의 침해행위가 등록된 특허의 특허 청구범위의 기재로부터 특정되는 발명을 그대로 포함하고 있지 아니하여 특허침해라고 보기는 어렵지만 침해행위의 전 단계에 있어 침해의 개연성이 극히 큰 행위를 특허침해행위로 간주하는 것을 의미합니다. 특허법의 규정에 따르면, 특허가 물건의 발명일 경우에 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로 실시(생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위)하거나 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용되는 물건을 업으로 실시하는 행위가 간접침해에 해당됩니다. 간접침해의 경우 침해자에 대해 민사상의 조치(침해금지가처분, 침해금지청구, 손해배상청구)는 가능하나 형사상의 조치(형사고소)는 취할 수 없다는 것이 대법원 판례입니다.

 

이러한 침해행위에 대한 판단기준에서 간접침해는 직접침해가 존재할 것을 요구한다는 점에서 간접침해가 성립하기 위해서는 우선적으로 직접침해의 성립여부에 대한 판단이 선행되어야 합니다.

18 기술사업화 Q.특허의 명의변경 및 권리이전 절차는? 2014.03.01 2014.03.01
A. 

특허의 권리이전은 일반적으로 특허권의 전부 또는 일부 양도 시에 발생합니다. 특허권은 재산권으로서 자유로운 처분이 가능하며 권리이전 정보는 등록원부에 반영되게 됩니다.

 

등록특허의 권리이전절차 및 출원인 변경은 특허청을 통해서 이루어지며 필요한 서류는 특허(등록)권 이전등록신청서(권리관계변경신고서) 1부(공유인 경우에는 공유자 전원을 기재하여야 합니다. 일부 이전의 경우에는 공유자의 동의서와 인감증명서가 첨부되어야 합니다), 양도증(등록원인을 증명하는 서류) 1부, 양도인 인감증명서(법인의 경우 법인인감증명서), 양도인 인감, 위임장이 필요합니다.

 

특허 사무실을 통해 권리이전을 진행하는 것이 절차의 신속성을 도모할 수 있으며, 특허 사무실로부터 권리이전에 필요한 서류 안내 및 서류의 양식을 송부 받을 수 있습니다. 날인 란에 인감증명서 상의 인감으로 날인한 다음 인감증명서를 첨부하여 제출하면 됩니다. 또한 주소 기재에 있어서도 인감증명서 상의 주소와 일치되도록 기재해야 합니다. 권리 이전은 권리의 처분 행위에 해당하는 것이므로 양도인에게 인감증명서 제출 등을 요구하는 것에 의해 양도 의사 등을 명확하게 하고 있습니다.

 

국가연구개발과제 연구 성과물에 해당하는 특허(출원)는 정부 R&D 성과물로서 정부 부처의 각 전담기관에서 관리되고 있습니다.『국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정』제15조 제2항은 무형의 지식재산권의 소유권은 대학 등의 주관연구기관이 소유하도록 규정하고 있습니다. 또한 제15조 제5항에는 특허출원 시에 연구과제 정보를 출원서에 반영하도록 강제하고 있습니다. (2007년 2월 28일 시행)

 

연구과제 정보는 출원서 양식에 반영되도록 강제되고 있으며 과제고유번호, 부처명, 연구사업명, 연구과제명, 주관기관, 연구기간을 모두 입력하도록 하고 있습니다.

 

 

그러나 이에 대한 정보 부족 등의 사유로 국가연구개발과제 성과물임에도 불구하고 주관기관 명의로 출원·등록되어 있지 않거나, 교수 발명자 개인 명의로 출원·등록되어 있는 건들에 대해서는 권리관계를 정리하기 위해서 명의 변경이 이루어지는 경우가 많습니다. 이 경우에도 구비 서류 및 절차는 권리 양도에 의한 명의 변경과 동일합니다. 이와 같은 권리정보의 변경은 등록원부에 기록됩니다.

17 기술사업화 Q.보유하고 있는 특허의 관리․보호 기간은? 2014.03.01 2014.03.01
A. 

특허의 존속기한은 20년이지만 특허의 보유여부는 전략적인 판단이 필요합니다. 특허보유에도 끊임없이 새로운 자산을 확보하고 불필요한 자산을 버리는 등의 포트폴리오 개념의 점검과 관리가 필요합니다.

 

특허 연차료는 무분별한 권리 연장을 막기 위해 3년 단위로 연차료가 2배 가까이 증가하게 되어 있습니다. 따라서 불필요한 특허를 지속적으로 선별하고 포기하는 것은 특허 관리에 있어서 매우 중요한 일입니다.

 

정부의 지식재산 강화정책과 각종 평가에 있어 지식재산 보유현황이 주요 평가요소로 작용됨에 따라 출원건수가 매년 급증하고 있습니다. 따라서 5~6년 후 연차료는 각 대학들의 실질적인 문제로 대두 될 것입니다. 또한 대부분의 특허발명이 특허출원단계에서 기술이전이 집중적으로 이뤄지고 있으며, 의약발명을 제외한 대부분의 발명이 특허 존속기간이 경과할수록 그 수익이 감소하는 측면을 고려하였을 때, 적절한 시점에서 대학이 특허를 점검하고 불필요한 특허를 포기하는 것은 특허관리에 있어 중요한 업무입니다.

 

특허를 관리하는 가장 좋은 방법은 처음부터 엄격한 관리를 통해 부실특허를 최소화하는 것입니다. 발명신고 단계에서부터 특허성, 시장성, 상업화 가능성 등을 고려하여 출원하는 방법이며, 실례로 미국대학의 경우 발명신고된 특허 중 50%만이 실제로 출원되고 있습니다. 미국 전체 특허의 경우에도 2/3 이상이 등록 후 11.5년 이내에 포기가 되고 있다는 것은 시사 하는바가 큽니다.

 

특허 보유여부의 판단시점에 대해서는 통상적으로 많은 대학들이 연차료를 추가부담하는 시점인 4년차에서 1~2년 정도 유예를 두고 5~6년차에서부터 1~2년 주기로 계속보유를 판단하도록 규정에 명시하고 있습니다. 따라서 모든 특허를 관리하기보다는 우선 신고 되는 특허 중 가능성 있는 특허를 골라 기술이전 하는데 집중하고, 대학자체에서 몇 년차부터 보유여부를 평가할지 결정하는 편이 좋을 것 입니다.

 

◎ 일정기간 후 연구자와 협의를 통해 포기 : 일반적으로 대학 및 정부연구과제의 성과평가는 5년 이내에 모두 종료되고 있습니다. 또한 연차료도 실질적으로 4년차부터 추가부담하게 되어 있으며, 5년이 넘은 기술의 경우 기술이전 가능성이 현저하게 낮아집니다. 이런 점을 고려하여 일괄적으로 포기하는 것을 원칙으로 하며, 발명자가 지속적 보유를 원할 경우, 심의를 거쳐 결정하는 방법이 있습니다. 포기 하는 특허의 경우 발명자에게 소유권을 이관하는 것도 검토가능 할 것입니다. ◎ 항별로 포기 : 지속적으로 보유해야한다면, 2개 이상의 청구항이 있는 경우 특허권자가 청구항 별로 포기 가능한 점을 이용할 수 있습니다. 권리유지를 위한 최소항을 제외하고 포기하면, 연차료가 실질적으로 줄어드는 효과가 있습니다. ◎ 연차료 공동 부담 : 정부연구과제결과물인 경우 산업재산출원간접비를 연차료에 사용하는 방법과 타기관(특히 기업)과 공동보유하는 경우, 연구협약단계에서부터 지재권의 연차료를 타기관에서 부담하게 하는 방법이 있습니다.